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Jul 25, 2023

Prueba la orden judicial: final desagradable para el infractor de Skittles

Inicio | Blog sobre la ley Canna | Pruebe la orden judicial: final desagradable para el infractor de Skittles Fred Rocafort Esta publicación escrita por el abogado de Harris Bricken, Fred Rocafort, se publicó originalmente el 20 de julio de 2023

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Fred Rocafort

Esta publicación escrita por el abogado de Harris Bricken, Fred Rocafort, se publicó originalmente el 20 de julio de 2023 en el sitio web de The Trademark Lawyer y se vuelve a publicar aquí con su permiso.

Candymaker Wrigley y Terphogz, LLC han llegado a un acuerdo en una demanda de alto perfil sobre el uso de la marca ZKITTLEZ por parte de Terphogz en productos de cannabis y otras mercancías como ropa (WM. Wrigley Jr. Co. v. Terphogz, LLC, No. 21- CV-02357 (ND Ill. 3 de julio de 2023)). Wrigley argumentó que Terphogz infringió sus marcas comerciales SKITTLES, incluido su eslogan TASTE THE RAINBOW y su logotipo S. Como parte del acuerdo de conciliación, Terphogz acordó cesar inmediatamente todo uso de las marcas ZKITTLEZ, incluidas TAZTETEHZTRAINBRO, ZKITTLEZ HEMP y ZKITTLEZ HEMP & Cloud Design.

La demanda de Wrigley, presentada en 2021, alegaba infracción de marca registrada, designación de origen falsa, competencia desleal, dilución de marca bajo las leyes federales y de Illinois, y violación de la Ley Federal de Protección al Consumidor Anti-Cybersquatting, así como de la Ley Uniforme de Prácticas Comerciales Engañosas de Illinois. También se mencionan en la demanda cinco empresas que supuestamente revenden productos que llevan las marcas ZKITTLEZ. Según el acuerdo de las partes, el tribunal prohibió a Terphogz utilizar las marcas ZKITTLEZ.

Este caso es sólo uno de muchos relacionados con el uso de marcas famosas de dulces o snacks en productos de cannabis. La Comisión Federal de Comercio (FTC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) emitieron recientemente cartas conjuntas de cese y desistimiento a seis empresas que “comercializan productos comestibles que contienen Delta-8 tetrahidrocannabinol (THC) en envases que son casi idénticos a muchos bocadillos. y dulces que comen los niños, incluidos Doritos, bocadillos con sabor a queso Cheetos y Nerds Candy” (Comunicado de prensa, FTC, La FTC envía cartas de cese y desistimiento con la FDA a empresas que venden productos comestibles que contienen delta-8 THC en envases casi idénticos a los alimentos Los niños comen, 5 de julio de 2023). En 2022, Ferrara, fabricante de Nerds, demandó a Akimov LLC por el uso de las marcas comerciales NERDS y TROLLI en productos relacionados con el cannabis (Ferrara Candy Co. v. Akimov LLC, No. 22-CV-80768-RAR (SD Fla. 27 de octubre). , 2022)). Como en el caso Wrigley, el tribunal prohibió al demandado utilizar las marcas de Ferrara.

A pesar de resultados similares, existen diferencias significativas entre los hechos de Wrigley y Ferrara. En Ferrara, algunos de los productos de la demandada presentaban marcas idénticas a las registradas por Ferrara. Los productos de Akimov incluían “Anillos de manzana THC-0” que mostraban de manera destacada la marca TROLLI y una “Cuerda medicada para nerds”. Por el contrario, Terphogz no utilizó ninguna marca SKITTLES en sus productos. Además, los productos infractores en Ferrara eran "productos dulces con infusión de THC"; Terphogz no vendió ningún caramelo con infusión de cannabis (ni tampoco ningún caramelo) que llevara las marcas ZKITTLEZ.

El uso por parte de Akimov de las marcas NERDS y TROLLI presenta graves riesgos tanto para Ferrara como para los consumidores. Para Ferrara, las ventas de los productos infractores podrían provocar pérdida de ingresos y problemas de reputación. Mientras tanto, existe un claro potencial de confusión por parte de los consumidores, particularmente considerando el atractivo que los productos genuinos de Nerds y Trolli tienen para los niños. Como Ferrara señaló en su demanda que sus productos de dulces se comercializan "como un regalo divertido y placentero para niños de todas las edades", por lo tanto, "nunca aprobaría ni autorizaría el uso de las marcas comerciales de Ferrara y la imagen comercial de Ferrara en relación con productos que podrían ser perjudicial para los niños”.

Wrigley, por otra parte, presenta una situación más matizada. Si bien la alusión a la marca Skittles es clara, no es lo mismo usar una marca punny como ZKITTLEZ que usar una marca idéntica sin autorización. Puede argumentarse razonablemente que no existe riesgo de confusión entre SKITTLES y ZKITTLEZ. De hecho, la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. (USPTO) permitió la solicitud de Terphogz para registrar la marca ZKITTLEZ HEMP & Cloud Design (número de serie de la solicitud 88703451) en relación con la ropa, a pesar del registro previo de Wrigley de la marca SKITTLES para ropa (desde entonces, Wrigley presentó una oposición al registro de la marca de Terphogz ante la Junta de Apelaciones y Juicios de Marcas (TTAB)).

Dejando a un lado las diferencias entre los dos casos, surge un mensaje claro para las empresas de cannabis que consideran el uso de marcas inspiradas en marcas establecidas: ¡No lo hagan! Si bien este es un buen consejo para cualquier negocio, la industria del cannabis debe esperar un mayor escrutinio de sus actividades. Es posible que a las marcas no les importen los nombres que hacen referencia a sus marcas si se usan en productos comunes y corrientes, pero podrían objetar si se trata de cannabis.

Fred Rocafort

Fred dirige la práctica de propiedad intelectual de Harris Bricken y es el coordinador del equipo internacional de la firma. Gran parte de la práctica de Fred consiste en ayudar a las empresas de cannabis a proteger sus marcas. También trabaja con emprendedores y empresas que ingresan al espacio Web3, una nueva frontera para la ley de propiedad intelectual. Antes de unirse a Harris Bricken, Fred trabajó en el extranjero durante más de una década, tanto en puestos gubernamentales como en el sector privado. Fred es colaborador habitual de los galardonados China Law Blog y Canna Law Blog. Fred comenzó su carrera en el extranjero como funcionario consular de los EE. UU. en Guangzhou, China, donde abogó por un trato más justo para las empresas y los ciudadanos estadounidenses en China y por una capacidad intelectual más sólida. aplicación de los derechos de propiedad. Después de ingresar al sector privado, Fred trabajó en una firma de abogados de Shanghai como asesor legal extranjero y luego se unió a una de las firmas de abogados estadounidenses más antiguas en China, ayudando a empresas extranjeras a navegar en el entorno legal chino. También dirigió el equipo legal de una consultoría de protección de marcas con sede en Hong Kong, pasando la mayor parte de su tiempo en el campo, protegiendo a los clientes contra falsificadores y estafadores en la Gran China, el sudeste asiático y América Latina. Además de su trabajo en propiedad intelectual, como Fred, hablante nativo de español, trabaja en estrecha colaboración con diferentes equipos de Harris Bricken en asuntos de América Latina y España. Fred también brinda asesoramiento a los participantes de la industria del cannabis y otras empresas sobre transacciones de importación y exportación. Fred es un ferviente partidario del FC Barcelona, ​​y lo sería incluso en ausencia de los antepasados ​​catalanes que emigraron a Puerto Rico a mediados del siglo XIX.

Propiedad Intelectual/Marca, Litigios

El Canna Law Blog™ es un foro de discusión sobre los aspectos prácticos de la ley del cannabis y cómo afecta a quienes participan en esta industria en crecimiento. Nuestro objetivo es brindar información sobre cómo las empresas y las partes interesadas del cannabis pueden utilizar la ley en su beneficio.

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