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Feb 29, 2024

Últimos casos de tribunales federales

Volvo Penta of the Americas, LLC contra Brunswick Corp., Apelación n.º 2022-1765 (Fed. Cir. 24 de agosto de 2023) En su único caso de patente precedente de la semana, el Circuito Federal celebró el Juicio de Patentes y

Volvo Penta of the Americas, LLC contra Brunswick Corp., Apelación n.º 2022-1765 (Fed. Cir. 24 de agosto de 2023)

En su único caso de patente precedente de la semana, el Circuito Federal sostuvo que la Junta de Apelaciones y Juicios de Patentes se equivocó al considerar que una patente de sistema de hélice de barco era inválida por obvia. La decisión del Circuito Federal es una opinión inusual que encontró un error en la consideración por parte de la PTAB de indicios objetivos en el análisis de obviedad. Es un ejemplo del tipo de caso en el que puede haber un caso prima facie de obviedad, con todos los factores satisfechos, pero con pruebas tan sólidas de no obviedad del mundo real que esos factores pueden informar la resolución adecuada del caso.

La patente se refiere a motores de barcos. Los motores de embarcaciones se caracterizan como fuera de borda (es decir, un motor externo en la popa de la embarcación), interiores (es decir, el motor y la transmisión están montados en el casco, y un eje de hélice se extiende a través de la parte inferior del casco) y “internos”. /fueraborda”, en el que el motor está en el casco, pero la unidad motriz está montada fuera del casco, normalmente en la popa. Esta configuración también se denomina configuración de “propulsión de popa”.

En los diseños tradicionales, la hélice mira hacia atrás, empujando el agua hacia atrás e impulsando el barco hacia adelante. La patente en cuestión se refiere a una “propulsión tipo tractor”, en la que la hélice mira hacia adelante, empujando así la embarcación hacia adelante. Específicamente, la patente se refiere a una configuración de transmisión tipo tractor con propulsión de popa. Esta configuración es beneficiosa en varios entornos, en parte porque el agua frente a la hélice no está obstruida.

Volvo Penta, propietario de la patente, lanzó su producto incorporando su patente, al que llama Forward Drive. Los sistemas Forward Drive de Volvo Penta se han vuelto muy populares entre la comunidad del wakeboard, en parte debido a la mayor distancia entre el motor y el nadador o practicante de wakeboard en la parte trasera del barco. Brunswick lanzó un sistema competidor y presentó un DPI contra la patente de Volvo Penta. Como estado de la técnica, Brunswick hizo valer dos patentes. Una de las patentes fue una patente de Brunswick de 1952, que se refería a un motor fuera de borda que revelaba hélices orientadas hacia atrás y hacia adelante. La otra, una patente de 1989 asignada a Volvo Penta, se refería a un sistema de popa con hélices orientadas hacia atrás. Brunswick afirmó que habría sido obvio combinar la hélice orientada hacia adelante de su patente de 1952 con la patente de Volvo Penta de 1989 dirigida a un sistema de popa.

La PTAB consideró que habría sido obvio combinar la hélice orientada hacia adelante con el sistema de propulsión de popa, a pesar de una variedad de indicios objetivos presentados por Volvo Penta.

Volvo Penta apeló, cuestionando varias de las conclusiones de la Junta. El Tribunal afirmó en primer lugar que había pruebas suficientes de una motivación para combinarse. Por ejemplo, se sabía que los sistemas de propulsión de tractores son más eficientes y capaces de alcanzar velocidades más altas. Esto habría proporcionado una motivación para combinar. “Independientemente de si” existen otras formas de mejorar la velocidad y la eficiencia, “eso no significa que la mejora de la velocidad y la eficiencia no pueda motivar el método de utilizar un accionamiento tipo tractor”. Tampoco es concluyente que la velocidad no sea la métrica principal o única con la que se miden las embarcaciones de recreo. Hay pruebas sustanciales que respaldan la conclusión de que la velocidad es al menos una consideración”. Además, el hecho de que tanto la velocidad como la eficiencia se verían afectadas proporcionó una motivación adicional.

Con respecto a los indicios objetivos de no obviedad, una consideración fue si existía un nexo entre las reclamaciones patentadas y los factores ofrecidos por Volvo Penta, como el éxito comercial. Se presume un nexo si la reivindicación es coextensiva con el producto comercial que la incorpora. El Tribunal confirmó la decisión de la Junta de que no había pruebas suficientes de coextensión para justificar una presunción de nexo. Dicho esto, la Corte sostuvo que, incluso si no se cumplieran los estándares para justificar una presunción de nexo, todavía había pruebas suficientes de nexo. El Tribunal consideró que faltaban pruebas sustanciales que respaldaran la conclusión contraria de la Junta.

Con respecto a los indicios objetivos en sí, el Tribunal encontró error en el análisis de la Junta. Específicamente, la Junta había considerado múltiples factores, incluidas las copias, el éxito comercial, los elogios de la industria, el escepticismo y una necesidad sentida desde hace mucho tiempo pero no resuelta. Pero la Junta sólo dio “algo de peso” o “muy poco peso” a estos factores. El Tribunal sostuvo que el análisis de la Junta y su asignación de peso a diferentes consideraciones era demasiado vago y ambiguo.

Por ejemplo, había pruebas directas de copia, lo que normalmente se considera una prueba contundente de no obviedad. Pero la Junta sólo le dio “algo de peso”. El Tribunal examinó cada una de las categorías de pruebas objetivas y explicó por qué la conclusión de la Junta que asignaba, por ejemplo, sólo "algo de peso" era insuficiente. El Tribunal también criticó el equilibrio que hizo la Junta de los factores acumulativos:

La Junta no proporciona ninguna explicación para esa conclusión. Incluso si su asignación de peso a cada factor individual estuviera respaldada por evidencia sustancial (“algo de peso” para las copias, los elogios de la industria y el éxito comercial; y “muy poco peso” para el escepticismo, el fracaso de otros y las necesidades sentidas desde hace mucho tiempo pero no resueltas) ), es lógico que estas ponderaciones individuales sumen una ponderación mayor. La Junta no analiza la suma de los factores en absoluto, excepto para decir, sin explicación, que colectivamente “pesan [] en cierta medida a favor de la no obviedad.

En última instancia, el Tribunal anuló y devolvió la decisión de la Junta, con instrucciones de reevaluar los indicios objetivos de no obviedad.

La opinión se puede encontrar aquí.

Por Nika Aldrich